Por Jesús Armando Vilchis Venegas

Durante el año 2018, sucedieron una serie de reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, que actualizaron la propiedad intelectual en el país; en su mayoría, los cambios son positivos. Por ejemplo, se tiene la llegada de las marcas sonoras y olfativas, el sistema de oposición, la protección del trade-dress, la inclusión de las indicaciones de origen y los cambios a los diseños industriales, así como ajustes a la marca notoria y famosa, y el reconocimiento de la adquisición distintiva, también llamada secondarymeaning, que se discute a continuación.

Para entender en qué consiste la adquisición distintiva, se debe repasar qué se entiende por una marca y su clasificación. En la teoría, la marca es definida como todo signo perceptible con los sentidos cuya función es distinguir bienes o productos de otros similares en el comercio. Además, otros autores agregan a esta definición que la marca también es indicadora del origen y reputación del empresario.

Además de señalar que el registro de una marca otorga el derecho al uso exclusivo de dicho signo para que el mismo sea explotado comercialmente en la clase de producto o servicio correspondiente, es importante detenerse en este punto sólo para remarcar que el derecho monopólico que concede la ley a una persona sobre un signo tiene como condicionante que el mismo sea efectivamente usado en el comercio, so pena de su revocación por parte del Estado – lo anterior a través de la figura de la caducidad.

Hasta aquí, se deben tener claras tres cosas: que la marca es un signo, que ésta sirve para distinguir productos o servicios, y que la misma debe ser usada por su titular o un tercero autorizado por éste – por ejemplo, un licenciatario.

En la clasificación común de las marcas, se tienen las marcas nominativas, que son aquéllas que protegen exclusivamente un nombre o denominación, independientemente de su representación; las innominadas, que son aquéllas que protegen un diseño o logotipo; las marcas tridimensionales; las marcas mixtas, que son una combinación de cualquiera de las anteriores, y las nuevas marcas sonoras y olfativas. Esta clasificación atiende más a la composición o forma del signo distintivo, que resulta útil para el registro del mismo. Sin embargo, existe otra clasificación más interesante y que atiende, no al signo en sí, sino a su función; dentro de ella, están las  marcas figurativas, las evocativas y las descriptivas.

La marca figurativa se puede definir como todo signo cuyos elementos no tienen relación directa ni indirecta con los productos o servicios que busca distinguir. Ésta es una figura original a la que el fabricante decidió otorgarle un valor y un significado, y que el  empresario usa para distinguir los productos de su empresa – e.g., la manzana de Apple y el ave de Twitter. Éstas son las mejores marcas, ya que cumplen, de manera perfecta, la función de distinguir los productos o servicios a los cuales se incorporan y buscan reflejar experiencias, conceptos y estilos de vida; son creaciones que obedecen a aspiraciones. Estas marcas representan experiencias de valor, más que productos o servicios en sí.

Las marcas evocativas son aquellos signos que, sin describir los productos o servicios que amparan, hacen alusión a ellos indirectamente; los recuerdan, pero no se refieren directamente a ellos – e.g., Coca Cola, Superama, Chocotorro, Pinol. Ésta son marcas eficientes que cumplen con su función de distinguir y generan una expectativa en el consumidor.

Las marcas descriptivas, también llamadas débiles, son aquellos signos que hacen alusión directa a los productos o servicios que amparan – o a sus características. ¿Cuál es el problema con ellas? El problema es que, si no se tiene cuidado, estas marcas pueden ser ineficaces, ya que, en vez de distinguir, lo que hacen es describir productos o servicios, cayendo en el supuesto de no procedencia del registro que se menciona en el artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial:

Artículo 90.- No serán registrables como marca:       

IV.- Los signos que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir. Quedan incluidos en el supuesto anterior, los signos descriptivos o indicativos que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o la época de producción de los productos o servicios;             

Fracción reformada DOF 02-08-1994, 18-05-2018

Sin embargo, es aquí donde la figura de la adquisición distintiva funciona como una poderosa excepción, ya que en el mismo precepto legal citado en su antepenúltimo párrafo, dice:

No será aplicable lo dispuesto por las fracciones I, II, III, IV, V y VI del presente artículo, cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita, un carácter distintivo derivado del uso que se hubiere hecho en el comercio.

Párrafo adicionado DOF 18-05-2018  

Este párrafo viene a replantear la praxis de la Propiedad Intelectual en México, porque, si bien esta figura no es nueva a nivel internacional, es con las reformas del 2018 que finalmente se incorpora a la legislación mexicana.

Entonces, ¿qué es la adquisición distintiva? Legalmente hablando, consiste en una excepción a las causales de no registro de una marca, la cual plantea la posibilidad de que una marca descriptiva de un servicio o producto pueda ser registrada, siempre que se acredite que, por su uso comercial, este signo ha adquirido un carácter distintivo y una única procedencia empresarial. Un ejemplo conocido de esta figura es la imagen de la hamburguesa de McDonald’s, o las líneas en los pants de Adidas. Teóricamente, estos elementos no podrían ser registrables, pero su uso ha sido tan exhaustivo y extensivo por sus fabricantes que se han vuelto elementos diferenciadores.

Es importante la inclusión de esta nueva figura, sobre todo en aquellas marcas que se han usado por muchos años, pero cuyos titulares no las han registrado ante el IMPI.

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